江苏创策律师事务所

知识产权

联系我们CONTACT US

15906219609

手机：: 15906219609

QQ：: 1169205268

邮箱：: 1169205268@qq.com

地址：: 苏州市人民路4555号繁华中心A楼西座1615室

知识产权

您现在所在的位置：首页 > 知识产权

专利侵权诉讼中的抗辩事由

　　问：在专利侵权诉讼中，作为被告一方可以或可能采用的认为自己不构成专利侵权或不承担赔偿责任的抗辩事由有哪些？

　　答：在司法实践中，作为被告可以或可能采用的不构成专利侵权或不承担赔偿责任的抗辩理由一般存在有以下情形：（1）滥用专利权的抗辩；（2）不侵权的抗辩；（3）不视为侵权的抗辩；（4）免赔事由的抗辩；（5）已有技术的抗辩；（6）合同抗辩；（7）诉讼时效抗辩。

　　一、滥用专利权的抗辩

　　滥用专利权的抗辩主要包括专利终止抗辩、专利无效抗辩、恶意申请抗辩及在先权利抗辩等四种表现。

　　（一）专利终止抗辩，即被告以原告的专利权已经超过保护期、已经被权利人放弃、已经被中国专利局撤销或者已经被专利复审委员会宣告无效而进行抗辩。当然，依据专利权终止进行抗辩的，被告应当提供相应的证据。

　　（二）专利无效抗辩，即被告以原告的专利权不符合专利性条件或者其它法律规定，应当被宣告无效进行抗辩。被告以专利无效提出抗辩的，其无效宣告请求应当向专利复审委员会提出。同时应当注意，侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的，应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。此时按照法律的规定，法院一般应中止诉讼。

　　（三）恶意申请抗辩，即被告以原告恶意取得专利权，并滥用专利权进行侵权诉讼。所谓恶意取得专利权，是指将明知不应当获得专利保护的发明创造，故意采取规避法律或者不正当手段获得了专利权，其目的在于获得不正当利益或制止他人的正当实施行为。被告以恶意申请抗辩的，应当提供相关的

证据。

　　（四）在先权利抗辩，即被告证明自己也获得与原告相同的有效的发明或者实用新型专利权，以此作为抗辩的理由。此种情形下，经过审理，当法院

可以认定两个专利的技术内容相同时，应当根据保护在先权利的原则作出判决。

　　二、不构成侵权的抗辩

　　依照专利法及专利法实施细则的规定，被控侵权物（产品或方法）缺少原告的发明或者实用新型专利权利要求中记载的必要技术特征，或者被控侵权

物（产品或方法）的技术特征与原告专利权利要求中对应必要技术特征相比，有一项或者一项以上的技术特征有了本质区别，不构成侵犯专利权。

　　在专利侵权诉讼中，被告可以据此作为抗辩事由对抗原告的侵权指控。需要注意的是，所谓的本质区别是指：（1）构成了一项新的技术方案的区别

技术特征；或者（2）使被控侵权物（产品或方法）采用的技术特征在功能、效果上明显优于专利独立权利要求中对应的必要技术特征，并且相同技术领

域的普通技术人员认为这种变化具有实质性的改进，而不是显而易见的。

　　三、不视为侵权的抗辩

　　（一）专利权用尽的抗辩。按照专利法的规定，专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后，使用或者再销售该产品的行为，不视为侵

犯专利权。包括：1、专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品部件售出后，使用并销售该部件的行为，应当认为是得到了专利权人的默许；2、

制造方法专利的专利权人制造或者允许他人制造了专门用于实施其专利方法的设备售出后，使用该设备实施该制造方法专利的行为。

　　（二）在先使用权的抗辩。依据专利法，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围

内继续制造、使用的行为，不视为侵犯专利权。

　　享有先用权的条件是：1、做好了制造、使用的必要准备。必要准备，是指已经完成了产品图纸设计和工艺文件，已准备好专用设备和模具，或者完

成了样品试制等项准备工作；2、仅在原有范围内继续制造、使用。原有范围，是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的

范围。超出原有范围的制造、使用行为，构成侵犯专利权。3、在先制造产品或者使用的方法，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的，

而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。4、先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非连同所属企业一

并转让。对依据先用权产生的产品的销售行为，也不视为侵犯专利权。

　　（三）临时过境的抗辩。临时通过中国领土、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议，或者共同参加的国际条约，或者依照互

惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的行为，不视为侵犯专利权。应当注意，临时过境不包括用交通运输工具对专利产品的“

转运”，即从一个交通运输工具转到另一个交通运输工具上的行为。

　　（四）科学研究与实验性使用。专为科学研究和实验而使用有关专利的行为，不视为侵犯专利权。但是，在这里特别需要注意分清对专利产品进行实

验和在实验中使用专利产品是两种不同情形：

　　1、专为科学研究和实验而使用，是指以研究、验证、改进他人专利技术为目的，使用的结果是在已有专利技术的基础上产生新的技术成果。专为科

学研究和实验而使用有关专利中的使用，应当包括专为科学研究和实验而制造有关专利产品的行为。

　　2、在科学研究和实验过程中制造、使用他人专利技术，其目的不是为研究、改进他人专利技术，其结果与专利技术没有直接关系，则构成侵犯专利

权。

　　四、免赔事由的抗辩

　　为生产经营目的，使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品，或者依照专利方法直接获得的产品的行为，属于侵犯专利权行

为。但是，依照专利法的规定，使用者或者销售者能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任，但应当承担停止侵权行为的法律责任。这里的“合法来源

”是指，使用者或者销售者通过合法的进货渠道、正常的买卖合同和合理的价格从他人处购买的。

　　在这里，需要注意的是，个人非经营目的的制造、使用行为，不构成侵犯专利权。但是，被告如果是单位的，若未经许可制造、使用他人的专利产品

，则不能以“非经营目的”进行侵权抗辩，而应当承担侵权责任。

　　五、已有技术的抗辩

　　已有技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物（产品或方法）与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供相应

证据，证明被控侵权物（产品或方法）与一项已有技术等同，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。

　　用已有技术进行侵权抗辩时，该已有技术应当是一项在专利申请日前已有的、单独的技术方案，或者该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见

的简单组合成的技术方案。需要注意的是，用已有技术进行侵权抗辩时，仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况。当专利技术方案、被控

侵权物（产品或方法）、被引证的已有技术方案三者明显相同时，被告不得依已有技术进行抗辩，而可以向专利复审委请求宣告该专利权无效。

　　六、合同抗辩

　　合同抗辩，是指专利侵权诉讼的被告，以其实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得的为理由进行侵权抗辩。但要注意的是，此抗辩理由

不属于对抗侵犯专利权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由。

　　司法实践中，技术转让合同的受让方按照合同的约定实施受让技术，侵犯他人专利权的，一般认定合同的转让方与受让方构成共同侵权。在合同双方

作为专利侵权诉讼的共同被告时，除合同另有约定外，在确定责任时，应当由转让方首先承担侵权责任，受让方承担一般连带责任。

　　专利侵权诉讼中的被告以合同抗辩的同时，要求追加合同的转让方为共同被告的，如果原告同意追加，则应当将合同的转让方追加为共同被告；如果

原告坚持不同意追加，在判决合同的受让方承担侵权责任后，合同的受让方可以另行通过合同诉讼或仲裁解决其与合同转让方之间的合同纠纷。

　　七、诉讼时效抗辩

　　依照《民法通则》及《专利法》的规定，侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。因此，

被告可以提出专利权人行使超过诉讼时效的抗辩。自侵权人实施侵权行为终了之日起过二年的，专利权人将失去胜诉权。被告基于连续并正在实施的专利

侵权行为已超过诉讼时效进行抗辩的，法院可以根据原告的请求判令被控侵权人停止侵权，但侵权损害赔偿数额应当自原告向人民法院起诉之日起向前推

算二年计算。

知识产权诉讼中，不只是停止侵权的请求不受诉讼时效的限制，确认知识产权权利归属的请求、确认发明创造发明人、设计人资格的请求也不应受诉

讼时效的限制。

建议在知识产权侵权诉讼中应引入与美国相类似的懈怠制度，以阻止诉讼时效制度可能会产生的负面影响。在美国，构成懈怠一般均要求权利人在知

道或应当知道其权利被侵犯后不合理地迟延提起诉讼与该迟延给侵权人造成损害。至于什么是不合理迟延、多少时间不起诉才构成迟延。什么样的损害才

是迟延给侵权人造成的损害，不同类型的知识产权侵权案是不一样的，法律后果也不尽相同。在懈怠制度中，涉及权利人或者利害关系人主观过错、权利

人或者利害关系人未向法院起诉主张权利有正当理由以及侵权人主观上存在故意，均采取谁主张谁举证的原则。

专利侵权被告案件代理的七个标准动作

动作一、快速阅读起诉状及证据，迅速获得重要信息

根据专利侵权被告案件特点，专利律师在接到起诉材料后，应围绕起诉材料如下信息点进行关注

1、案件的赔偿标的

通常情况下，案件赔偿标的代表案件的重要或重大程度。

2、原被告实力和规模

原告实力和规模越大，对案件越慎重，一旦提起专利侵权诉讼，一般情况下前期做了充足准备，对案件有一定胜诉预期和把握，此时被告代理律师不宜轻

易下能抗辩成功的承诺。

被告的实力和规模，通常可看出被告在此案中将可能动用的人力、物力和各种资源的程度，同时代表了被告选择律师的一定门槛标准，如果大企业找你，

恭喜你，你已经进入某个行列梯队了。

3、专利类型

涉案专利属于发明、实用新型、还是外观设计，不同类型对于抗辩思路有一定差异。如发明稳定性强，提专利无效的可能性低。实用新型和外观设计未经

过实质审查，提出无效宣告成功几率高。再如侵权行为的类型也不完全相同，外观设计不存在使用侵权。发明的法定赔偿额高、其他赔偿低。

4、被告数量和身份类型

专利侵权行为主体主要有制造者、销售者、许诺销售者、使用者、进口者，不同主体承担的侵权责任大不相同，如销售者和使用者提供产品合法来源的只

承担侵权责任但不承担赔偿责任。有些被告的列出主要是原告为方便选择管辖法院和形成证据链，醉翁之意不在销售者和使用者，往往在制造者身上。

5、管辖法院和主审法官

是否是在专利律师熟悉的法院和常接触的法官，不同法院和法官在审理专利案件的程序和实体上存在一些差异。

6、有无法院主导的证据保全和财产保全

法院证据保全的证据证明力较高，证据直接且证据链完整。法院财产保全对被告的生产经营造成一定经济影响，同时法院主导的证据和财产保全对被告的

诉讼心理压力和负担比一般案件要高。

7、三大类证据是否基本齐全

专利侵权案件一般具备三大类证据，第一类是权利(权属)类证据，主要有专利证书、专利内容等。第二类是侵权行为类证据，如制造、销售、使用侵权产

品的证据。第三类是损害赔偿类证据，如原告因被侵权受到损失额、被告因侵权获利额，原告维权支出的合理费用。当然前两类证据缺一不可，第三类证

据若没有，原告可以选用法定赔偿方式。

动作二、专利权利(权属)类证据的审查

专利权利类证据主要包括权利人和权利内容两部分。

1、权利人的审查

通常情况下，这类证据原告一般不会有差错，即使有小瑕疵，通常也可在举证期限内补强，因此这类证据不是审查重点。即便审查也主要关注，专利证书

(专利登记薄副本)记载的专利权人是否与原告完全相符，多个权利人是否共同起诉或其他主体放弃诉讼或授权诉讼，普通实施许可的被许可人是否获得专

利权人的维权授权。

2、阅读专利权的内容和确定专利权保护范围

主要审查专利权保护范围的文本，其中发明专利审查是授权文本还是申请文本，同时也要检索出申请文本，对比申请文本和授权文本进一步确定专利权保

护范围。

如果确定代理后，可向知识产权局流程管理处申请调取该专利审查程序的各种中间文件，是否存在对保护范围进行限制的特殊说明，为之后的禁止反悔原

则提供证据支持，是否修改超范围，以便启动无效程序，审查意见所使用的对比文献可以更好地确定现有技术范围，有时会有意想不到的收获。

3、专利是否经历无效宣告程序

在知识产权局检索该专利是否经历无效宣告程序，若有审查决定，则专利权的保护范围应以无效决定记载的维持专利权有效的那部分权利范围进行主张。

同时，通过检索无效宣告程序，通过无效中专利权人的陈述和审查决定确定的事实，可以更好地理解权利要求中技术特征的含义，进而确定技术方案的保

护范围。

动作三、判断是否落入专利权保护范围(形式上是否侵权)

该问题最能体现专利案件技术性特点，最能体现与其他民事案件区别，最能体现专利律师水平，也是最难把握和最难判断的问题，也是案件是否往下推进

的火车头。那么如何判断是否侵权，发明和实用新型应遵循全面覆盖原则(相同侵权、等同侵权)，还需要结合禁止反悔原则、捐献原则、权利要求是否清

楚等做出全面判断，几个原则之间互相藕断丝连。

在进行侵权判断时，要充分考虑技术特征的划分方法，不同的划分方法对于比对的结果有时产生重要影响。

对比时，还

知识产权

关于我们

专业领域

新闻资讯

成功案例

合作伙伴

联系我们